企业专利侵权问题及应对方式.docx

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大家好,非常感谢法律小巴的邀请,我是法律小巴的合作律师,北京瀚群律师事务所合伙人安筱琼律师。今天和大家分享的是企业在专利侵权与应对方面的一些问题。
第一部分就是专利侵权的概述。所谓专利侵权,简单的来说就是侵犯了他人的专利权,那么专利权是指申请人向一国政府的专利审查机构提出申请,然后经过审查合格后,就是该机构以公开的方式向申请人授予了一个权利,他在规定的时间和所管辖的地域内对该发明创造享有排他权,这就是所谓的以公开换取保护的原则。专利侵权就是说没有经过专利权人的许可,而以生产经营为目的,实施了他人专利侵权的行为。大家可能听过一些比较有影响的专利侵权纠纷,比如在智能手机领域,苹果与三星的大战,在无人机领域,目前大疆与昊翔之间的专利诉讼纠纷,扭扭车领域的骑客与razor的专利之争,汽车领域的本田汽车和双环汽车外观设计专利侵权纠纷。以上,都是专利侵权的诉讼案件。
第二部分就是专利侵权对企业的影响。专利从本质上来说是企业在市场竞争中的一个有效工具。他在不同的领域对企业的影响也不同,一般来说对于高科技企业,尤其是初创型的企业来说专利侵权对企业的影响非常严重,他的第一个影响就是说有了专利侵权之后,往往会遭受退出市场这样一个结果,这个也是专利侵权纠纷的首要目的,最终往往是为了市场。比如小米在印度销售就遭到了爱立信的专利诉讼,随后小米便退出了印度的市场;Razor在美国提起专利侵权大战,造成亚马逊下架中国生产的扭扭车,直接或间接影响中国产业链的几百个企业,上亿元的商品被扣或下架。这是第一个影响。第二个影响是往往会给企业造成严
重的金钱损失,这也是专利权人要求侵权者赔偿的一个目的,专利权人也往往会提出非常高额的赔偿金,这对小企业来说往往是不能承受的,甚至有的会因此而破产,赔偿数额来说,比如说施耐德在与正泰的专利侵权纠纷中,最终被一个小小的实用新型案,。
第三个,就是专利侵权往往会对公司的经营产生重大的影响。因为专利侵权的案件往往比较大,它的结果往往难以预料,这种长期或僵持的状态往往会对公司的经营造成一定的影响,企业有了一个比较严重的专利侵权之后呢,往往不敢再扩大生产,而合作伙伴往往处于观望的态度,担心专利败诉之后不利的影响,所以这样会对企业的经营造成非常不利的影响。
第四个就是专利侵权诉讼往往会影响企业的上市或融资的计划。目前在中国上市的规定中,如果未上市的企业有重大的专利诉讼在身,那么证监会往往要求公开披露,并要求判定专利侵权对企业的上市或产品的盈利是否有影响,这样往往会延缓或否决上市的进程。同理对于企业的融资往往也会有很大的影响。这方面的例子就是北京合纵科技股份有限公司因上市过程中涉及两起专利诉讼案,其未在招股书中对专利侵权问题上给出明确承诺和风险提示,且涉案产品停产短期内拖累公司营收,从而首次ipo未上市。所以说证监会就认为就是对这个专利侵权的承诺和风险提示上不够,而且涉案产品如果停产,短期内会拖累公司营收,从而最终造成了首次IPO上市没有成功。
第三点就是专利侵权诉讼的特点。专利侵权的诉讼的特点本身是由于专利的特点来决定的,他与商标或著作权的侵权还不一样,比如第一点就是专利侵权诉讼往往会涉及到技术问题的查明,这个就是由于专利本身的特点来决定的。专利本身技术性非常高,往往会涉及到许多专业的技术问题的确定,这是第一点;第
二点就是专利侵权诉讼往往会伴随着专利无效的宣告的程序,因为中国专利法规定:任何一个人可以提起对授权后的专利权无效的宣告,而且专利无效宣告是应对专利侵权诉讼的一个非常有利的反制手段,如果把专利侵权诉讼比作是矛的话,那么专利无效宣告便是一个盾,所以在一般的情况下,有了专利侵权之后,被侵权方往往都会去专利复审委员会提起涉案专利的无效,因为如果涉案专利本身无效了,那么这个专利自始就不存在,这也就没有了专利侵权诉讼的基础;第三个就是专利侵权诉讼的过程中往往会涉及到司法鉴定这个程序,这个也是因为专利的专业技术性决定的,因为法院往往没有能力来对专业性技术问题进行判断,所以往往需要专门的知识产权司法鉴定机构来协助判断;第四个特点就是专利侵权诉讼的审查周期比较长,往往反反复复,他就是还是由于以上的原理造成专利侵权本身认定的难度就很大,他对侵权的技术性要求很高,而且往往如果再存在专利侵权、专利无效诉讼这样的情况下,那么这样的话程序就会反反复复了,就会很长,所以最后就会造成专利侵权诉讼周期非常长。
第四部分就是专利侵权的构成要件。通过以上我们可以了解专利侵权的一些基本概念或特点。那么什么样的行为会构成专利侵权?
第一点就是说,专利侵权所涉及的必须是一项有效的中国专利。这个是由于专利的地域性决定的,就是说在中国地域内提起诉讼必须是有效的中国专利,任何人不能用中国专利之外的专利在中国提起诉讼,比如说以前有的人还会考虑用美国的专利在中国提起诉讼,这也是根本不可能的;第二个就是说侵权人必须实施了侵害专利权的行为。就是说专利侵权必须要有实施行为,如果只是有想法,那肯定不是专利侵权行为。实施行为就是说,生产、制造、销售、进口、许诺销售的行为等等,这些都是专利侵权的实施行为,没有行为,便没有专利侵权案;
第三点就是说,实施这个专利行为必须是没有经过专利权人许可。我们都知道,如果专利权人许可某个人使用这个专利,那么其实施的行为就是有效的许可,是不侵权的,反之如果没有经过专利权人许可,那其实施的行为就是侵犯了专利权,当然还有一种情况就是说实施这个专利权行为,也没有法律特殊规定,比如说政府存在一种强制许可的行为。如果行为人没有得到专利权的许可,但是他有政府的强制许可,这种情况下也不是侵犯专利权的行为;第四点就是说实施行为并不是说必须是以生产经营为目的,这个就涉及到之前我们说的专利权是市场竞争的一个手段,属于私权,那么生产经营目的具体来说就排除了私人行为和政府之外的正常商业或市场行为,都属于生产经营目的的。比如说某某汽车生产商生产汽车,某某销售商销售汽车,或某某进口商进口汽车等等,这些都是属于以生产经营为目的的,而比如说私人,自己造了一个小物件,自用,或政府在战时征用,或政府为了检测某种海关,海关尽管检测使用了专利行为,这种往往不是生产经营目的的行为,所以专利侵权必须有上面四个要素共同决定才能够认定为专利侵权,如果缺少其中的一件或两个构成要件。那么是不构成专利侵权的。
第五部分就是专利侵权的判定。由上可知,专利侵权本身由于专业性和法律性比较强,所以专利侵权的判定相对来说比较困难。目前我国在专利侵权的诉讼中,判定原则采用的是全面覆盖原则,也就是说侵权产品只有包含了涉案专利权利要求全部的技术特征才构成专利侵权,如果涉案产品缺少涉案专利的技术特征,那么就不构成专利侵权。
比如说涉案的专利权的技术方案是A+B+C+D四个技术特征。那么第一个产品的技术方案是A+B+C,他包含3个技术特征而没有技术特征D,他是否侵权呢?这个根据全面覆盖原则是不构成侵权的,因为只有A+B+C+D的情况下,才包含了
全部的技术特征,所以在缺少技术特征的情况下,第一个产品的技术方案不构成专利侵权;同理第二个产品包含A+B+D,但是没有技术特征C,这个也不构成侵权,因为他没有包含技术特征C,缺少一个特征,而缺少这个特征就不构成全面覆盖,所以不侵权;那么第三个产品包含的是A+B+C+D。包含涉案专利的全部技术特征,那么其构成专利侵权,这种叫字面侵权;还有另外一种是产品是A+B+C+D’,这个D’和D采用的是基本相同的手段,实现基本相同的作用,产生了基本相同的效果,那么这时候侵权不侵权,就是说这两个区别的特征,D和D’有一些差别,但是实际上构成了等同,这个也不涉及到侵权,这涉及到侵权里边的等同,就是说全面覆盖的基础特征里边有相同的,有等同的,那么就构成了全面覆盖;第五种情况就是说产品是A+B+C+D+E,多了一个E技术特征,那是否构成侵权呢?这也构成侵权,因为专利侵权只考虑涉案产品是否包含专利的全部技术特征,而不管你是否有多余的特征,就是说只要包含了这四个特征,然后还有其他的特征,那么这种情况下,其他的特征是不考虑的,这样的情况是构成专利侵权的。
专利侵权判定里边第二个原则就是禁止反悔的原则。由于专利权人审查的时候为了获得授权,审查的过程中可能会对权利要求进行限制,就是缩小或者修改。在专利侵权的时候又喜欢扩大,这样往往就违背了禁止反悔原则。那么在专利侵权诉讼过程中,是禁止专利权人将通过限制、缩小而放弃的内容纳入专利权保护范围,这一点就是对被侵权人来说就是需要调查专利申请的档案,去看权利要求的具体的限定,这一点往往是比较重要。
第三个就是捐献原则。是指专利权人在专利授权的阶段,对专利说明书公开了某个方案,但是在申请的过程中没有将它作为权利要求的保护范围,那么这时
实施方案就被视为捐献给了公众,当然这个专利授权之后,专利权人在侵权的过程中,不得试图通过等同原则,将它重新纳入专利权的保护范围。
所以这两个原则,原则上来说对全面覆盖原则中的等同的限定,最重要的就是说如果是被诉专利侵权了,那么往往去要求专利局去调取审查、申请的档案,查看有没有这两个原则,这样的话是有利于限制专利权人在侵权诉讼过程中的保护范围。
第六部分就是专利侵权赔偿损失的计算。这一部分往往是一个比较在意的重点。因为如果被认为是专利侵权无效,企业往往会很在意侵权赔偿数额,但是在现实中,这个数额确实比较难以断定和精确计算,往往相似的案子在不同的法院判决的金额的差异非常大。这主要也是由专利侵权的特性和一些司法的特性决定的,首先就是说专利本身的价值不好估出来;第二个往往在一个产品里边有好多产品、专利,所以专利权的价值无法去精确确定;再就是在中国目前的司法环境下,专利权人往往无法精确的收集到侵权获利的证据。所以综上所述,专利侵权的赔偿损失进行判定的时候非常困难,我国专利法是按照什么顺序来确定侵权赔偿数额的呢?
中国的专利法一般来说是按照如下的顺序来确定的,首先专利权人应对侵权所受的时间及损失如果能优先确定,那么实际就先选择赔偿方式,比如说某某专利权人因为侵权人的损失,造成的损失是100万,有精确的财务数据统计或证据支持,那么这个就可以得到法院的支持,但是这一个往往很难确定。就是前面说的,首先权利人遭受的损失如何来计算,比如说是以侵权行为有了之后,财务报表的差额还是以利润来计算,因为这个往往产品销售额的下降不仅仅跟专利权有关、专利侵权有关,往往还与销售的方法或者是产品的周期有关;或说如果存在
多个侵权人的情况下,那么某一侵权人给专利权人造成的损失也无法精确的判断,所以实际上采用这一条来要求赔偿损失,难度比较大;第二个就是说以侵权人因为侵权而获得的利益来确定赔偿数额,这从字面上来说,往往比较容易确定,但是在现实中也很难,首先还是因为司法环境证据采集的原因,专利权人没有办法获知到侵权人的对涉案产品的销售数据,也无法获取真实的财务报表,而且现实司法中,侵权人往往也拒不提供这个财务数据,所以这就造成无法获知侵权人因为侵权行为获得的利益。除此之外,有第三种就是说可以参照专利许可使用费的倍数来合理确定。这也有一定的难度,因为不同的技术有不同的许可费用的标准,而且往往没有一个国家统一的规定,所以无法认定一个合理的倍数,所以这个是第三种方式采用较少。
综上所述,这三种赔偿数额的方法都比较难,所以一般来说到最后就会采取法定的赔偿,就是第四种赔偿方式,她也就是说法院在没有办法从上面三种方法里获取赔偿数额或者赔偿确定金额之后呢,法院会根据侵权的类型、情节来确定一个数额,这部分的数额就是以法院的酌定来认定,法律规定1万元以上,100万元以下,但实际上数额往往都不高,这跟发明的质量或不同法院的倾向都有关。一般来说在北京地区的法院如果采取法定赔偿这种形式,发明专利的赔偿数额大概是30万左右,如果是实用新型,一般是10万左右,而外观设计专利侵权,可
能就在1万元左右,所以这个就往往给专利权人当时的期望值有很大的差异,这个也就是造成目前中国专利侵权维权难的一个因素之一,而法院在判定的过程中也有自己的苦衷,所以对于这一点专利权人一定要对中国目前的专利诉讼环境,包括赔偿数额有一个比较合理的期望值,否则在提起专利侵权之后,可能会感觉差异比较大。
第七部分就是专利侵权的抗辩和应对。企业如果遇到专利侵权诉讼之后,也不要慌张,首先尽量聘请专业的专利律师来处理或者是协助处理,往往专利律师会建议通过多个手段来应对,采取多种的方式来保护自己的利益或将利益降低到最低,因为专利侵权诉讼本质上还是诉讼,可以用法律的一些手段来合理的争取自己的利益,利用程序或实体或证据方面的问题来维护自己的利益,首先第一点就是说一定要积极的抗辩来争取时间,首先一方面就是说收到起诉状之后要审查对方的证据、主体情况或对方权利有没有瑕疵,那么这样一方面就是说可以有效抗辩或不侵权抗辩或主体不适格或证据方面存在瑕疵,这是一方面;第二方面就是说也可以利用一些合理的法律程序,比如管辖权或要求法院调取证据的时间,这样来争取有效的时间来合理分析和充足的时间来应对,因为往往专利侵权之后,由于技术性分入比较难,应对时间相对来说比较短;第二就是说提请专利无效,对于专利诉讼相当于釜底抽薪,因为前面我们说,任何人可以对授权后的专利提起无效宣告,在应诉期间,举证期间提起无效宣告之后呢,一方面是说可以是一个侵权的有效谈判筹码,因为专利侵权是矛,专利无效是盾,这样就是在谈判中具有一定的优势地位,第二个就是说因为如果提起专利无效,就需要对专利权进行一个详细的检索,如果比如说检到了专利申请前的信用文件或现有技术或设计,这时就有可能用检到的技术或现有设计来进行抗辩,这一招我们一般来说就是釜底抽薪,因为如果这个专利本身专利性不高就不应该被授权,那么他被撤销之后,这个专利诉讼就没有存在的基础,所以专利无效往往号称就是“专利侵权诉讼的釜底抽薪之所”。第三点就是说在诉讼中可以采取两手准备,边打边谈。因为专利诉讼往往是一个市场或利益之争,而且专利诉讼成本是非常巨大的,不仅包括金钱还包括时间成本,会造成企业产品延期上市,合作伙伴的观望态度或
商业的一些影响,甚至还会影响到出口、融资、上市等。所以如果条件允许或可以的情况下,与对手进行和解或调解也不失为一种合理的手段,所以在专利侵权的过程中,往往是边打边谈,两方面作战,最终的目的就是说不管采取哪种方式,我们都是用合理的法律手段来维护自己有利的结果,这样在专利侵权的应对中就不至于遭受更大的损失。
第八部分就是企业如何有效的预防专利侵权。有矛就有盾,专利侵权诉讼也不是万能的,尽管专利权人提起了专利诉讼,但是如果企业能提前做好准备,在遇到这个专利侵权的时候,可以做到有攻有守,攻守兼备,进退自如,那么这样在诉讼当中处于一个优势的地位,首先我们说企业应当适度或积极地申请专利,就是说要构建自己的专利网,要有自己的矛,这有两方面的好处,一方面就是说对自己生产的产品的专利之后,有一个初步的保护,可以避免别人将自己产品的一些技术申请专利,来围剿自己;第二就是说,因为你有专利,如果别人起诉你专利之后呢,你可以用自己的专利对他提起反诉,当然这个结果并不一定是说会胜诉,但是这是一个反诉的手段,否则如果没有专利的情况下,在他人对你提出专利之后,你没有一个合理的手段去反诉,当然这个申请专利就必须要考虑自己的特点和自身的承受能力,因为申请专利不仅要求资金方面的成本,还可能有一些管理或后期维护的成本,而且专利申请往往会跟企业战略结合,申请数量、布局、申请的类型都有关,所以这方面对于新创小企业来说,是以个比较大的压力,在这个阶段,就必须保证是一个合理的申请专利的策略,不能有太大的成本然后有一个基本的保护。
第二个部分就是尽量要做专利侵权预计并侵权。专利侵权预计就是说我们要研发或产品上市的过程中尽量提前对本技术领域的专利情况进行检索,看看是否
有竞争对手之前已经有专利存在,这样有两个好处,第一个就是说在研发的过程中就知晓这个风险,然后在研发后面的产品设计中进行规避设计,就避免侵权,第二个就是如果检索到对方的专利存在漏洞,那么你可以有一个很好的准备,如果对方提起了侵权,那么你会有一个很好的理由去进行无效宣告,所以这样的情况就是说预防措施如果做得好,那么在应诉的时候就非常的充分,当然专利侵权诉讼预计成本也是较高的,小企业需要考虑到自身的产品的特点以及市场方面的销售情况来做出这方面的检索或预见分析;第三点就是说要有全面的准备,这是指因为专利侵权不光是金钱或利益,还可能有其他的手段来合理的配置,比如说是不是会有反诉,会有不正当竞争,甚至有一些宣传或者公关各个方面的一些应对;还有一点就是构建一个合理的专利体系,我们不仅有专利申请,然后也有一定的专利管理或工程师,还有一些专利管理制度或风险预警机制或是专利公司整体方案等等,这样企业才有备无患,在遇到专利侵权的时候不至于慌张,另一方面这样也可以以最小的成本换取最大的利益,既防范了风险,也控制了成本。这样有利于企业的发展尤其是中小企业或初创型的企业的发展,避免企业因为专利纠纷而陷于困境或者是造成更加严重的损失,那么这一点对初创的企业非常重要。
第九部分是专利侵权的案例分析。在这里我想跟大家分享一个比较有名的案子,就是正泰与施耐德的专利侵权纠纷案件。当时我是作为施耐德的主办律师的助理参与了本案,所以对本案还是有一些比较了解的,该案影响非常的大,号称“中国专利侵权第一案”,是中国企业起诉外国企业侵犯专利权的案件,而且要求赔偿的数额非常高,案情非常复杂,涉及到了诸多法律问题,均为中国罕见。双方当事人也都是低压电器的领头,龙头企业,正泰是中国民企的十强,是温州