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关于专利法第二十三条的修改
在专利法的第二次修改中,将专利法第二十三条的规定修改为:“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”
下面就如何理解修改后条文的含义进行一些探讨。
一、关于不相同和不相近似
原专利法第二十三条规定:授予专利权的外观设计,应当同申请日之前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似。在专利法的第二次修改中,将上述规定中的“不相同或者不相近似”改为“不相同和不相近似”。这是因为“不相同”和“不相近似”不是等位次的概念,不相近似的必然不相同,反之则不然。原专利法的规定容易使人得出两者中只要满足任何一个,就符合授予外观设计专利权条件的结论。国家知识产权局实际掌握的外观设计授权标准并非如此,但是由于本条原规定采用的表达方式使公众对此存在不同的见解,有必要予以澄清。这是专利法第二次修改对本条作出上述修改的原因之一。
TRIPS协议第25条规定:“对于独立创作的,具有新颖性或者原创性的工业品外观设计,全体成员均应提供保护。成员可以规定:非新颖或者非原创,是指某外观设计与已知设计或者已知设计特征之组合相比,无明显区别。”从上述规定可以得出两点结论:
第一,TRIPS协议给出了两个可供选择的不具备新颖性或者原创性的标准:一个是“与已知设计相比无明显区别”;另一个是“与已知设计特征组合相比无明显区别”。两个标准中,后一标准当然更为严格。由于两者都采用了无明显区别就不能授予外观设计的表述方式,因此都包含了“不相近似”的含义。由此可见,专利法第二次修改对本条作出的上述修改与TRIPS协议的规定是一致的。
第二,TRIPS协议对外观设计并没有如同对专利那样,给出新颖性和创造性这两个单独的不同层次的条件,而是只给出了一个条件,这个条件的名称可以是“新颖性”,也可以是“原创性
”。由于我国专利法同时规定了发明、实用新型、外观设计三种专利,为了避免与发明和实用新型的“新颖性”产生混淆,最好采用“原创性”这一措词。但是,由于过去人们已经****惯将本条规定的授予外观设计专利权的条件也称为“新颖性”,所以不妨仍将它称为“新颖性”。但是应当注意的是,本条所说的“新颖性”包含了“不相同”和“不相近似”两方面的要求,因而与发明、实用新型的“新颖性”标准在含义上有所不同。
二、关于与他人在先取得的合法权利相冲突

根据修改后的专利法第二十三条的规定,授予外观设计专利权的第二个条件是“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。这一条件是专利法第二次修改中新增加的,其主要目的是为了解决实践出现的外观设计专利权与商标专用权、著作权之间的冲突问题。
在实践中,有些外观设计专利申请人未经许可,将他人已经注册的商标或者享有著作权的美术作品结合自己的产品申请外观设计专利。由于国家知识产权局对外观设计专利申请只进行初步审查,因此这些申请在符合专利法实施细则规定的形式条件的情况下,往往能够获得外观设计专利。在这种情况下,外观设计专利权和商标专用权、著作权之间会产生一定的冲突,但是通过法律途径来解决这一问题却存在一定的困难。由于外观设计专利权是依法授予的,法院和有关行政机关不能直接否定该外观设计专利的效力,所以商标权人或者著作权人往往请求宣告相冲突的外观设计专利权无效。根据专利权实施细则的规定,在这种情况下似乎只能以授予专利权的外观设计不具备新颖性请求宣告无效。但是,按照人们对原专利法第二十三条规定的理解,用于判断外观设计新颖性的比较对象必须是与相同或者相近似产品相结合的相同或者相似的“外观设计”,注册商标和美术作品不能作为比较的对象。除此之外,也有人主张在这种情况下以违反专利法第五条为理由宣告该外观设计专利权无效,但能否依据该条规定宣告该外观设计专利权无效尚存在争议。为了解决这一问题,专利法的第二次修改在本条中增加了授予专利权的外观设计“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定。

理解专利法第二十三条新增加的规定,应当注意以下几点:
第一,合法权利主要包括商标专用权和著作权。
在实践中,最常见的情况是外观设计专利权人未经许可将他人的注册商标(包括经审定予以公告但尚未获得注册的商标)或者他人的作品作为自己的外观设计的一部分或者全部。因此,外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突主要体现为与商标权和著作权相冲突。从理论上讲,专利权也有可能与在先取得的厂商名称权、姓名权、肖像权等权利相冲突,但是在国家知识产权局审查外观设计专利申请的过程中,已经比较严格地控制不得以厂商名称或者人物肖像作为外观设计图案的一部分,因此外观设