黄武双、阮开欣-商标申请人和在后使用人利益的冲突和权衡.doc

黄武双、阮开欣:商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡
2015-05-06 黄武双  阮开欣 西南知识产权
特此感谢《知识产权》杂志授权西南知识产权刊发“微信案”6篇专业文章!
内容摘要:商标法奉行“先到先得”的在先原则。无论是“先申请主义”还是“先使用主义”,商标权的获得都遵循在先原则。依据在先原则,固有显著性商标之权利归于最先使用或申请注册之人。不具有固有显著性的商标的权利归于最先通过大量使用获得“第二含义”之人。同时,在先原则获得商标权不得违反善意规则,不管是基于申请注册还是基于实际使用商标获得商标权益,权益获得者都应具有善意。“微信”商标纠纷现象的根源主要在于商标申请公开的迟延问题。
关键词:在先原则善意规则迟延公开第二含义
近期,北京知识产权法院对于“微信”商标案作出一审判决,法院以“有损公共利益和公共秩序”为由,判决驳回“微信”商标申请的诉讼请求引起舆论一片哗然。实质上,该案涉及商标申请人的利益与在后使用商标人利益的冲突与权衡,商标法的在先原则对该案的正确适用是把握本案的命门。本文试图对商标法的在先原则进行正本清源,并分析各种可能的解决路径。
一、商标法的在先原则
商标法奉行“先到先得”的在先原则。所有权之“先到先得”规则甚为古远,可追溯至六世纪拜占庭帝国国王查士丁尼颁布的《查士丁尼法典》。[1]物权法之先占制度也是这一思想的体现。对无主财产,谁先占有,谁就享有该财产的所有权。商标法之在先原则承认两种获得商标权的途径,即以大陆法系为主的“先申请主义”和以英美法系为主的“先使用主义”。顾名思义,“先申请主义”是指谁先申请商标注册,谁获得商标权;而“先使用主义”是指谁先使用商标,谁获得商标权。
在“先申请主义”规则下,同样会保护基于在先使用形成的商标权益,抵制抢注商标的行为。在奉行“先申请主义”的国家,一般都在反不正当竞争法中规定对未注册商标的保护,承认建立在已实际使用但未注册的商标上的权益。我国《商标法》规定的注册制度采取“先申请主义”,但《反不正当竞争法》第五条第二款规定了对未注册商标权益的保护。[2]我国《商标法》第三十二条明确禁止商标抢注他人已使用但未注册的商标的行为,即“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”此外,我国商标法还规定,在同一天两人或两人以上申请商标的情况下,商标权归于最先使用者。[3]从这些规定可以看出,我国注册商标先申请规则,并不排斥对未注册商标的保护。
奉行“先使用主义”的商标法,也同样尊重商标申请注册制度,在商标权益获取和保护上,在先申请注册的商标仍优先于在后使用的商标。美国商标法即采取“先使用主义”,虽然将商标权赋予最先使用商标之人,申请注册行为仍被视为商标的“推定使用”。[4]这种推定使用可以回溯至商标注册之申请日,而非核准注册之日。[5]可以看出,在奉行“先使用主义”的美国,商标申请注册行为被视为一种特殊的“商标使用”,与一般商标使用行为具有同等的在先地位。
值得注意的是,在“1988年商标法修改法案”之前,美国商标法要求申请人在申请日之前必须存在实际使用。但在该修改法案通过之后,申请人基于善意的使用意图[6]亦可申请注册商标,而不要求申请人在申请注册商标时已实际使用。这种变化主要基于三个方面理由:(1)减少现代经济条件下建立商标的内在风险;(2)消灭象征性使用,[7]以满足《兰哈姆法案》规定预申请之使用要求而形成的法律拟制;(3)为了让美国商标法与其他国家注册制商标法保持一致。[8]也就是说,即便依据修改前更强的“先使用主义”观念,也不会发生商标在先申请和商标在先使用之冲突,因为如果行为人没有实际使用商标,就不满足申请商标注册的条件,因而他是无法获得商标权的。
当然,作为获得商标权条件的“商标使用”,并不是指任何形式的使用,而是指符合一定要求的使用。在1999年Lucent Information Management, Inc. v. Lucent Technologies, ,[9]美国联邦第三巡回上诉法院针对获得在先地位的“商标使用”确定了“市场渗透”标准。其考量要素包括:(1)销量;(2)增长趋势;(3)买家的数量;(4)宣传的程度。该案原告(在先使用人)在文档扫描和管理服务上使用了“LUCENT”商标。但在被告申请该商标之前,原告只有一笔销售,之后四个月内没有任何销售。此外,原告只在相对较小范围内进行了销售展示,并未投入资金向公众宣传或扩张业务。[10]法院根据“市场渗透”标准认定原告并不存在足以获得商标权的使用,驳回了原告的主张。
从表面上看,“先申请主义”和“先使用主义”在获取商标权优先的做法上存在明显差异,实际上二者并无本质区别,而且两***系的差距正在逐渐缩小。无论是