专利申请策略与规划.pdf

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专利申请策略与规划
前言
一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势,但在执行策略上若无独特
之处,进而在产品与市场上与他人明显区隔,恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠,甚
至只有苦苦追赶、受制于人。亦即预做良好的策略规划实有其必要性。
科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向,并积极保护其智慧财产。一
般而言,申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒,同时也有技术授权、
转让等诸多商品化的价值,背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合
作。
当研发单位开发出一项新产品或新制程,要不要申请专利?可不可以申请
专利?有没有可能取得专利?可以继续开发那方面的技术?那些技术应一并
申请保护?应于何时、何处提出专利申请?申请专利能带来什么好处?
就智慧财产权管理而言,提出申请只是当中的一个基本步骤,在此之前和之
后应考量与规划执行的事项还很多。本文仅针对专利申请方面的策略规划,以
浅显的文字提供一些基本原则做为参考。
申请前应思考之问题
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发明:对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。
新型:对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。
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新式样:对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。
另外也须注意是否为法定不予专利的标的。
(可专利性)?
新颖性:未曾公开或非公众已知者。
进步性:具有一定的发明创作难度。
实用性:可实际用于产业。
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亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益,再做出是否申请的决策。
例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施,或者市场前景与投资效益不
明,则是否要先储备专利?是否还要申请外围专利?未来授权或实施获利的机
会有多大?
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他人回避专利范围的难易度有多高?这牵涉到预期能获准的申请专利范
围,相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较,以及阻却他人进行回避仿冒的
力道有多强、多周延?
,对目前和潜在的竞争对手有多大的助益?对与自
己技术合作、经销代理的对象有什么影响?
这牵涉专利说明书的技术揭露程度,在符合法律要求下,如何避免泄漏关键
的know-how。也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售
协定。
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、运用专利?
亦即要避免盲目申请,以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。还要想
到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。
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例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护?当然也应考虑一并申请
注册商标、电路布局…的可能性。
提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。虽然答案也许一时未明,
但至少可借此机会省思,尽量先在企业内部建立一定程度的共识,如此再客观地
依据以下各项策略做出评估,以便顺利拟定执行的细节。
各项评估策略
一、是否提出申请

*预备自用:自行实施保护的技术,从实施取得市场垄断地位,甚至建立某种专
业形象。
*预备他用:藉由技术转让、授权以获取利益,进而影响旧市场或主导新市场规
格。
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*降低竞争对手优势:限制对手的发展,也避免他人取得专利后处于竞争优势。
*干扰他人视线:在主要研发技术以外的领域申请专利,使竞争者难以洞悉我方
真正的技术发展方向。或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。

*避免公开暴露研发策略和意图:改以其他方式保密,以免遭对手洞悉,或怕保
护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。
*延长技术保密的时间:若他人难以破解模仿时可以考虑不申请,而无专利期限
的缺点。
*专利实用价值不高,但又不希望竞争者取得专利:例如不打算实施、利用该项
技术的专利来获取经济利益,可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势,反过
来限制自己发展,则可放弃申请,甚至直接适度地公开该项技术。
二、申请何种专利
发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同,但都应符合相
关的法定要件。如果皆不适合,则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。
否则即使侥幸获准,拿到的只是很不稳定的专利权。故宜按照科技类别与创作
层次,选择适当者提出申请,才较易获准专利。
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三、申请内容为何
:有时为避免遭人仿冒,部分核心或关键技术不提出申
请,或于撰写说明书时巧妙隐藏之。
:依据技术的重要性与保密性,选择申请单项技术的专
利或是其相关的一系列专利,以于「技术完整公开所带来的缺点」和「申请周延
保护∕布雷」之间做适当的取舍。
∕衍生技术:
*基本技术为该领域的根本核心或开创性技术,离实用阶段还很远,相对上比较
冷门,可能参与者较少;配套∕衍生技术则是前者的改良或实施所必需者,多半
更接近实用的阶段,可能已有较多人投入。这是从特定的技术领域角度来看,
所以两者是相对的,而非绝对的。
*拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权,相当有利;但若由他人
取得配套∕衍生技术的专利,则自己实施时恐受阻碍。
*若只拥有配套∕衍生技术的专利,虽很可能须得到前者的授权才能实施,但仍
有利于日后与前者交叉授权,取得部分主导权。
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:除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以
外,基于日后科技发展、产品汰换周期或市场变迁等因素,也应想想目前用不到、
属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。
四、何时提出申请
:发明创造的技术达到一定成熟度时就提出申请。不过对于不同的
产业与科技领域,适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大;有的在
研发得到初步成果就要提出申请,有的可能要很成熟完备才比较适合申请。一
般而言,通过基本验证以后,进入应用研究、开发或工业性中间试验之前,这段
时间提出专利申请,通常算是比较适当的申请时机。
:鉴于某些产业的技术变迁快速,且各国专利制度多半采先申请主
义,因此只要技术已具备基本轮廓,大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等
三要件,就无须太顾虑技术成熟度,即可提出申请,也可及早获得专利权。
:过早申请则专利相对较早到期,同时也可考虑以下情况而延迟申
请:
*目前技术保密措施无虞,而且由他人完成∕破解的机会不大,所以不急于申请
专利,以免太早公开技术。
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*市场前景不明朗,或消费者恐怕难以接受新的科技或产品,且目前似无他人申
请的迹象。*所申请保护的技术不成熟或配套技术不完备,仍有许多问题未解
决,甚至后续不打算继续投资研发。
*技术领域本身发展的局限,预期能够获准保护的范围较窄。待更进一步研发
突破后可申请更大的保护范围,也增加专利应用获利的机会。
*过早保护可能防碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定,或许不利于
进一步合作开发。或者是说,可能要先排除此类障碍再做申请。
五、申请地区
竞争者的所在地和活动范围已不再局限于单一国家,因此有必要从事全球地
理上的专利布署,以为自己发展铺路、为对手设下障碍。
:通常企业所在地应当先申请,也为外国申请取得有利条件,例如
主张优先权。
:考虑目标市场、对手活动、未来发展所在的国家,选择适当者加
以申请。但若申请国家众多,则亦须考量成本效益的问题。
六、专利布局
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此乃就技术层面来看,布建的保护网或地雷网可在深度和广度上同时或择一
进行。
,某一技术领域从基本专利到相关的配套∕衍生专利共同形成坚
实的保护网,则可立于技术垄断的地位,这通常需要长时间的耕耘才行。
,于基本技术的可能应用范畴中广泛地获得外围技术的专利保护,
则可使保护范围更形完整,有利于主导整个技术领域和市场的走向。但若预期
的应用范畴很广,想要囊括所有相关技术的投资成本可能就很庞大。
上述各项评估策略其实就是希望结合企业本身的发展策略,尽量找出或厘清
申请专利方面可能的盲点和疑虑,以便衡量所要申请保护的标的,在目前法律、
科技、市场、投资财务等状况下,其所处的地位、价值或可行性。如果把前述
状况下的评估结果量化成为具体指标,则更能综合判别申请专利的价值。实际
量化的评估标准可依本身的偏好来订定,不在本文讨论的范围里。
企业内部的作业流程
本文开始已先提出申请专利前应思考之问题,而实际进行专利申请的过程
中,须适当配合上述各项策略来做最佳的决定。有时须就申请个案判断,有时
须多案整组考量。
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举例而言,以下列出企业内部作业流程所面临的抉择与相关做法,当中的关
键在于「判断是否申请」和「确定申请或不申请的后续做法」。
一、发掘提案来源
*来源包括相关产业市场分析、各类科技文献调查、产品新规格所牵涉的技术、
研发人员提出的新旧构想、既有的研发成果、研发工作记录簿…等。
*除了掌握上述来源,其他有利的做法例如拟定明确研发策略、进行专利地图分
析、奖励提案人、辅导提案申请、开发非研发员工的创意、各单位竞赛评比…等。
二、提交内部审查
*审查内容应涵盖可专利性(新颖性、进步性、实用性)以及技术的商业价值(经
济利益、实施难易、投资成本、市场影响…等),亦即须周全顾及法律、科技、
市场、投资财务等层面。
*做法上应遴选适当人员参与审查。除了要确立申请标的(具体的产品、物质、
外观设计优先,其次为抽象的方法),最好能半定量∕定量评估各层面的价值,
具体明确地审核,以避免太过定性、粗浅的判断。
三、内部审查判定
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,则可以提出申请:
*满足可专利性(大致判断可以获准专利即可)。
*技术价值达到一定标准(预期专利有实际的商业利益)。
*预期技术公开的负面影响不大,例如竞争者短期不易仿效技术、侵权机率低、
不致于暴露我方研发策略…等。
,则可以不提出申请:
*可专利性不高(大致判断获准专利的机会很低)。
*技术价值达不到一定标准(预期专利没有多少实际的商业利益)。
*预期技术公开的负面影响很大,例如竞争者短期易于仿效技术、侵权机率高、
严重暴露我方研发策略…等。
,上述条件未必一定要全部成立才行,或
许某一条件具有绝对的地位,也可能采加权的方式做综合评比。简言之,宜按
照量化的具体指标有无达到一定水准,衡量申请的负面效应与得到专利后的各项
潜在利益,再做出申请或不申请的决定。
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四、接续措施
,应将以下措施立即付诸行动:
*确立申请内容与提出时间。
*考量有无相关技术或配套∕系列须提出申请。
*撰写良好的专利说明书。
*申请专利范围最大化,以降低他人回避之可能性。
*正式申请、争取获准及后续维护。
*于其他国家申请布局。
*注意保护其他型态的智慧财产权。
*后续产品、市场、授权实施…等规划。
,仍应进行以下动作:
*技术内容先列为企业know-how,视为营业秘密保护。
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*设定一段时间之后必须重新检讨申请的必要性。
*考虑继续改良提案的技术内容,再评估是否申请。
*万不得已,适当公开技术内容以避免他人获取专利。
常见问题之探讨
*如何开发企业员工的创意?
研发人员的工作就是要不断的研究、改进。如能善用研发工具和系统化的
创新方法,更能有效率地发挥创意和解决技术问题。除了鼓励踊跃提案以外,
亦可藉由诸如解析竞争对手产品的技术、分析调查未来的产品市场、解读特定的
专利技术…等任务,迫使或诱导其激发、揭露构想。
同时也应让非从事研发的员工勇于揭露构想,而不应事先给予负面的评价,
也不须顾虑是否一定有专利的价值才要提出。例如行销业务人员和生产线上的
操作员,根据其对市场环境或生产流程的观察,发现产品在相关领域的用途或者
制程可以改进之处,同样可以参与提案,促使新的想法、建议能纳入研究改善的
对象。
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此外,可以遴选适当的科技人员,在创意的揭露阶段即开始发挥辅助提案的
功能,亦即积极地与员工做充分的沟通,以各种方式开发和帮助潜在的发明人,
挖掘并组合任何有价值的构想。
*如何奖励提案申请?
一开始就以实质利益奖励创意提案,促使员工自由揭露任何构想。提交内
部审查后,若确定提出申请专利,再发给奖金。如获准专利,则给予更高的奖
励。日后运用专利如有实际的回馈收益,亦可拨出一定比例给发明创作者。
相对的,也应该先对各研发单位定下提案配额,要求达成设定的质与量的标
准。对于专利各项成果的权利归属亦须事先明定清楚。
*如何建立内部审查制度?
重点在于挑选适合的内部提案审查人员,其不仅在技术领域上各有所长,同
时也须对专利方面的法律有一定素养,才能根据前述各项申请策略适切地审查提
案。同时在审酌提案的实用性与市场价值时,最好聘请非科技出身但有其专业
者,诸如专案企划、市场行销、财金部门的主管。甚至在保密措施无虞下邀请
企业外的专家担任,亦无不可。
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担任内部提案审查人员除了审查以外,也可积极辅导仅具雏形的创意提案转
化成具有申请价值的技术。因此,相关人才的培育和专长资料库的建立就很重
要,才能有效发掘、管理构想的来源。
各类奖励措施亦可适用于前述审查和辅导人员,以助于专利工作的推展。
*如何兼顾专利的「质」与「量」?
专利申请的目标单纯设定为追求「高品质」(技术高度创新、保护范围大、
预期经济效益广)以及∕或是「高申请量」,其实都有些理想化,未必能立竿见
影或长期负担得起,对于中、小企业尤然。
从成本效益来看,应该根据企业本身技术擅长之处和未来产品研发方向,并
由专利检索后之系统化分析结果找出竞争者的布局,适当地定出专利申请布署的
领域。举例来说,在某些技术领域逐渐累积专利,或集中可用资源取得重要关
键技术的专利,才是比较立即可行的做法。
换言之,欲掌控专利的「质」与「量」,研发单位除了掌握、利用已有的专
利,更应先了解基本技术与配套∕外围∕衍生技术获得专利保护的现况,吸收他
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人的研发经验和成果,才能拟定适合的技术发展策略。同时配合资料建档管理
与专利事务所协助申请,具体定出各技术人员编组在一段时期内专利产出的质与
量的标准。
举例而言,各单位的创意提案数、内部审查时的技术和商业价值评比、专利
申请量、专利获得量、专利回馈成果(包括自行实施的收益、授权范围与数量、
各项法律权益得失…),都可以量化成为控管的指标,以明确追踪不同时期的各
类专利活动,也可客观地评量各单位的研发表现。
*若不申请或申请被驳还须注意那些事情?
一般而言,提出专利申请要比不提出申请来得有利。因此,基本上是鼓励
申请,以促进产业科技发展,建立智慧财产的良性循环。然而某些情况下,企
业可能基于特定考量后决定不提出申请,或者改为部分申请、延迟申请,此时则
须注意是否遭到他人先以相同或类似的技术内容(尤其是比较关键∕核心的技术)
提出专利申请,进而获准专利,阻挠自己实施。
若确定不申请,则要承担不申请的风险,势必要做好相关的措施,例如以营
业秘密保护、改良技术以达到可申请的程度、密切注意对手技术现况、持续收集
有关的技术情报供判断、适当举发对方的相关专利、甚至被迫部分或全部公开该
项技术…等。事实上,这些活动平时就该一直进行,只是对于自己已开发而暂
不申请专利的技术内容,更要注意是否已公开或被他人以专利独占。
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若提出申请之后结果被主管机关驳回,除了考虑法律上的救济、上诉行动,
尽量力争到底,也应反思如何改良该技术以提升其可专利性,更重要的是进而如
何提升其商业实用价值,亦即不因未获准专利就忘记善用该技术的各种可能。如
果打算放弃申请,也应考量采行营业秘密保护或直接公开的必要性。换言之,
驳回的案件仍然可以套用企业内部的审查机制,以决定最佳的对策
*从专利权得到的回馈收益与申请策略有何关系?
回馈的态样包括自行实施、卖断、各类型授权、质押融资、作价入股、侵害
赔偿、技术移转投资…等,这牵涉到各类成本收益、投资操作、商场运用等评估
和活用。简单来说,应提拨回馈所得的一定比例于专利的管理上,以维持、鼓
励专利的持续申请。
由回馈的来源,可以找出主要的利基所在,进而修正申请策略(例如调整专
利申请的时机、领域与内容),乃至于影响未来投资、研发的方向。如同之前所
建议的,可以仿照建立各项评量指标,有效控管专利回馈的情况,以定期评估目
前拥有之专利的价值高低。对于得到多年后仍无实用的专利则可考虑便宜转让
或放弃维护。
*如何建立基本的专利管理制度?
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可以参考的相关论述早已汗牛充栋,本文提出的策略建议也仅是此范畴的一
部分而已。不过简单归纳之后,基础的做法大致有以下重点:
,有明确任务的编组,尤应与技术和法务单位密切配合,以统
筹处理与支援专利等智慧财产权相关的事务。其他部门人员也应协同执行规定
的擅长事项,而非全由专责部门单打独斗。
,亦即把产品专案拟定、发明构想揭露、评估构想、评估
申请、提出申请、维护、运用专利等一系列步骤,融入并配合产品开发上市的流
程,各阶段均列入考核管制,以达整体高效率的运作。3
.建立完备的资讯系统,执行专利检索分析、电子化管理、网路资料库等,以确
实掌握企业内外的技术与人才动态。
,以培育具有法律素养的科技
人员。
结语
专利保护工作的成功关键,其实就在于企业对于申请专利的正确决策与专利
事务的科学管理。当然,本文所提的各项申请策略仅系基本、通用者,实际运
用时应先确立自己的需求和目的,配合现况加以规划。可能还须参酌本身特有
的考量,并与其他智慧财产权(例如商标权、著作权、营业秘密、电路布局…等)
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灵活交互采行,才能发挥最大效益。若缺乏适当人力和资源,藉由企业外的专
业服务机构以协助进行策略规划和执行,亦为可行之道。
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